案說商標法｜商標套商標，侵權不侵權？

【說明】

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【說明】

被控侵權人在類似商品上使用了“仙都山水”文字與原告的“仙都”商標近似，由於“山水”二字並不具有可區別性，“仙都山水”的顯著性在“仙都”二字，加之被控侵權人突出了“仙都”二字，且商品外包裝從整體外觀、顏色分佈，字型大小、構造及圖案內容均與原告的產品十分相似，在隔離對比的情況下，相關公眾難以分辨商品來源，極易引起混淆，故法院認為被控侵權人具有侵權的故意。

【裁判要旨】

《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款規定，原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式使用的註冊商標，與其註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。

【關聯法條】

上訴人（原審原告）：甲加工廠。

法定代表人：劉斐，董事長。

上訴人（原審被告）：乙公司。

法定代表人：黃某，總經理。

被上訴人（原審被告：宋某。

原審被告：丙超市。

法定代表人：鄭某，董事長。

委託代理人：範某，系丙超市員工。

【訴訟主體】

上訴人甲加工廠與上訴人乙公司、被上訴人宋某、原審被告丙超市侵害商標權糾紛一案，兩上訴人甲加工廠、乙公司不服湖南省長沙市天心區人民法院【】號民事判決，向本院提起上訴。本院受理後，依法組成合議庭，於2015年12月22日公開開庭審理了本案，本案現已審理終結。

【基本案情】

甲加工廠不服原審判決，向本院提起上訴，上訴理由為：

1、乙公司屬於惡意侵權，原審判決賠償數額偏低；

2、宋某與乙公司存在人格混同的情形，應對乙公司的侵權行為承擔連帶責任。

故請求法院：

1、判令被上訴人宋某立即停止侵犯上訴人享有的第9【】7號“仙都”、第1【】0號“仙都加圖形”、第9【】5號“仙都辣醬食品”註冊商標專用權；

2、判令宋某與乙公司連帶賠償上訴人經濟損失20萬元及維權費用31500元；

3、判令本案一審、二審全部訴訟費用由宋某和乙公司承擔。

乙公司不服原審判決，向本院提起上訴，上訴理由為：

1、“仙都山水”系乙公司被授權使用的註冊商標，依法被核定使用在“肉、板鴨”等商品專案上，與甲加工廠29類的“仙都”並不構成近似，沒有侵害甲加工廠29類“仙都”的商標權；

2、丙超市在銷售櫃檯上張貼和懸掛“仙都”朝陽店標識，起的是指示商品的作用，系仙都（中國）有限公司授權其使用，並沒有侵害甲加工廠“仙都”的商標權。

【上訴人請求】

乙公司辯稱：

一、甲加工廠不具有第1【】0號“仙都”商標、第9【】7號“仙都加圖形”商標的商標權；

二、乙公司出品的仙都山水醬板鴨，包裝上使用的“”、“”商標系宋某授權使用，沒有侵害他人的商標權；

三、乙公司出品的仙都山水醬板鴨，包裝上使用的“”、“”商標，與甲加工廠非法佔有的第1【】0號“”商標、第9【】7號“”商標並不構成近似；

四、乙公司出品的仙都山水醬板鴨的外包裝系對宋某包裝袋（仙都山水）外觀設計專利的合法授權使用，沒有侵害甲加工廠的在先商標權。

被上訴人宋某辯稱：

一、宋某是依法對第1【】7號商標享有的專有使用權，享有第3【】2號商標的專用權，其合法授權乙公司使用，並未侵犯甲加工廠的商標權；

二、宋某與乙公司不存在人格混同，其在2011年簽收天心區法院的檔案不能證明宋某與乙公司人格混同，甲加工廠提供的名片不能證明取得的合法性，也不能證明宋某與乙公司人格混同；乙公司2015年變更註冊地址之後，與宋某經營的株洲縣堂氏滷味坊只是在同一個村，但不能證明地址是一致的；2011年案件的執行情況與本案無關，不能證明宋某在本案中存在故意，電話只能證明二者具有經營關係，不能證明人格混同，甲加工廠稱宋某是株洲縣堂氏滷味坊與乙公司、仙都食品集團有限公司的實際控制人沒有證據證明。宋某亦並非乙公司的股東，不存在濫用股東權利。

原審被告丙超市辯稱，丙超市已經與各方達成和解，與本案無關。

對於乙公司的上訴，甲加工廠辯稱：

一、上訴人乙公司涉案侵權行為是對“仙都山水”文字的使用，不是對其第3【】2號“仙都山水及圖”註冊商標的使用；

二、被控侵權行為所使用的“仙都山水”文字已經與甲加工廠的商標構成近似商標，足以造成相關公眾混淆誤認。

【被上訴人辯稱】

甲加工廠享有第1【】0號“仙都文字＋圖形”商標、第9【】7號“仙都”文字商標、第9【】5號“仙都辣醬食品”文字商標註冊商標專用權，且均在有效期限內，其商標專用權應受法律保護。涉案被控商標侵權行為均發生在甲加工廠取得該註冊商標專用權之後，故甲加工廠有權針對涉案被訴商標侵權行為主張權利。未經商標註冊人許可，在同一種商品使用與其註冊商標相同的商標的，未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的，構成對註冊商標專用權的侵犯。

乙公司曾因商標權糾紛被長沙市天心區人民法院判定侵犯甲加工廠享有的第1【】0號“仙都文字＋圖形”註冊商標專用權並賠償仙都醬鴨加工廠經濟損失。乙公司在經營過程中應當規範商標使用行為，避免消費者對其生產銷售的鴨製品與甲加工廠的產品產生混淆和誤認。被訴侵權袋裝鴨製品外包裝袋上標註了乙公司的名稱，丙超市亦陳述商品由乙公司提供，故依該標註內容應認定包裝袋上“仙都山水”文字使用行為屬乙公司實施，

【一審認為】

其使用行為系對第3【】2商標的拆分、突出使用，

其在經營與甲加工廠同種類商品上突出使用了“仙都山水”文字，雖然在產品上標註有第3【】2商標，但由於“仙都山水”文字被標註在商品外包裝的醒目位置，具有指引、區分商品來源的功能，屬商標性使用。

乙公司辯稱其獲得專利號為ZL20113028××××。X的包裝袋外觀設計專利授權，不構成侵權。原審法院認為，甲加工廠的第9【】7號“仙都”文字商標權取得先於乙公司的外觀設計專利，基於誠實信用原則和在先權利原則，乙公司外觀設計專利中的最主要的設計要素與甲加工廠的在先註冊商標相同或相近似，該外觀設計產品與甲加工廠的註冊商標指定使用商品為同類商品，一旦投入使用足以造成消費者的誤認，該外觀設計專利的實施行為侵犯了甲加工廠的第9【】7號“仙都”文字商標權，故原審法院認為乙公司侵犯了甲加工廠的商標權，應承擔相應的侵權責任。

丙超市作為大中型專業商場，在銷售商品或提供服務中應盡謹慎審查義務。

該突出使用的“仙都山水”文字與原告的“仙都”商標近似，由於“山水”二字並不具有可區別性，“仙都山水”的顯著性在“仙都”二字，加之乙公司使用的商品外包裝從整體外觀、顏色分佈，字型大小、構造及圖案內容均與甲加工廠的產品十分相似，在隔離對比的情況下，使相關公眾難以分辨商品來源，極易引起混淆，故原審法院認為乙公司具有侵權的故意。

，基於：

1、商標使用不僅限於在商品本身及商品包裝上的使用，以廣告宣傳、展覽等形式作商品指引意義的使用仍然屬於對商標的使用。

2、該店招中，

丙超市在銷售櫃檯上張貼及懸掛“仙都朝陽店”字樣店招標識的行為，屬商標性突出使用

，與甲加工廠的第9【】7號“仙都”相同，與甲加工廠的第1【】0號、第9【】5號商標近似，所銷售的產品為鴨製品，具有商標指引功能，在該招牌的指引下，消費者會誤認為所售商品與甲加工廠產品為同一來源或具有某種關聯，容易混淆商品來源，屬於未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同或近似的商標。

另外，丙超市在所銷售的盒裝鴨製品上張貼標註有“仙都集團辣醬鴨脖”、“仙都集團辣醬鴨爪”的價格條形碼的行為及購物小票上標註“仙都集團辣醬鴨脖”、“仙都集團辣醬鴨爪”的行為系《商標法實施條例》第七十六條在同一種商品或者類似商品上將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的行為，以及

“仙都”二字顯著大於“朝陽店”三字

鑑於丙超市經原審法院釋明後未向原審法院提交任何關於進貨渠道的相應供銷合同、發票等商品合法來源證據，故原審法院認為丙超市未盡謹慎審查義務，其對“仙都”、“仙都集團辣醬鴨脖”、“仙都集團辣醬鴨爪”文字的突出使用侵犯了甲加工廠的第9【】7號“仙都”、1【】0號“仙都＋圖形”、第9【】5號“仙都辣醬食品”註冊商標專用權，應承擔相應的侵權責任。

宋某在其經營的株洲縣堂氏滷味坊生產的盒裝鴨

《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的行為，屬於商標法第五十七條第（五）項規定的給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為。

，是否屬不正當競爭行為屬反不正當競爭法調整範圍，因甲加工廠撤回對宋某的不正當競爭部分的訴訟請求，對該行為原審法院不作認定。

綜上，乙公司、丙超市應對其侵權行為承擔停止侵害、賠償損失的民事責任，鑑於乙公司、丙超市侵權獲利及甲加工廠所受損失均難以確定，故原審法院綜合考慮涉案侵權行為的性質、期間、情節、後果、涉案商標聲譽及甲加工廠維權支出的公證費和合理的代理費，乙公司、丙超市的經營規模等，酌定乙公司的侵權賠償數額為人民幣100000元，丙超市的侵權賠償數額為人民幣50000元，對甲加工廠過高部分的賠償要求原審法院不予支援。因無證據證實丙超市、乙公司存在共同侵權的故意，故對甲加工廠要求丙超市、乙公司承擔連帶責任的請求，原審法院不予支援。甲加工廠在審理過程中向原審法院撤回對宋某、乙公司關於不正當競爭行為部分的訴訟請求，原審法院予以准許。

據此，依照《中華人民共和國商標法》第七條第一款、第五十七條、第六十三條，《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項、第九條、第十六條、第二十一條第一款，《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款，《中華人民共和國商標法實施條例》第七十六條以及《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條之規定，原審判決如下：

一、乙公司、丙超市立即停止侵犯甲加工廠享有的第9【】7號“仙都”、1【】0號“仙都＋圖形”、第9【】5號“仙都辣醬食品”註冊商標專用權；

二、乙公司在本判決生效後7日內賠償甲加工廠經濟損失及為制止侵權行為的合理開支共計人民幣100000元；

三、丙超市在本判決生效後7日內賠償甲加工廠經濟損失及為制止侵權行為的合理開支共計人民幣50000元；四、駁回甲加工廠的其他訴訟請求。

製品上未使用甲加工廠的商標，但在其生產的商品腰封上用小體字標註有“仙都食品集團有限公司總經銷”字樣，仙都食品集團有限公司系宋某在香港註冊的公司，該標註未突出使用“仙都”文字，也未在商品的顯著位置使用，非商標性使用，不構成商標侵權

根據雙方當事人的訴、辯主張，綜合舉證、質證及庭審調查情況，本案的爭議焦點歸納為以下幾個方面：

1、上訴人甲加工廠主張保護的第1【】0號和第9【】7號註冊商標是否有效；

2、上訴人乙公司的行為是否構成侵權；

3、如果侵權行為成立，責任如何承擔，宋某是否因與乙公司存在人格混同而承擔連帶責任。

一、上訴人甲加工廠主張的第1【】0號和第9【】7號註冊商標是否有效

上訴人乙公司認為，第1【】0號商標的原商標權人系揭陽市榕城區仙橋仙都付食品廠，該廠於2008年4月1日被吊銷營業執照，主體資格即消亡，不再具有民事行為能力和民事權利能力，其註冊的1【】0號商標亦隨其主體資格消亡而成為無效商標，而揭陽市榕城區仙橋仙都付食品廠宣告轉讓該商標給陳耿亮的時間為2009年11月23日，此時商標已經無效，故轉讓行為系無效行為，繼而後續的陳耿亮將商標再轉讓給甲加工廠的行為也系無效行為，甲加工廠不具有對1【】0號商標的商標權，同時因第9【】7號“”商標是第1【】0號商標的聯合商標，甲加工廠是基於對1【】0號商標的商標權才成功註冊了第9【】7號商標，因基礎商標第1【】0號商標為無效商標，故聯合商標第9【】7號商標也系無效商標。

上訴人甲加工廠認為，商標的有效性不是本案審查的範圍，乙公司主張商標無效應透過行政程式處理，且沒有證據證明商標無效。

本院認為，

【二審認為】

，甲加工廠的第1【】0號和第9【】7號商標均處於有效狀態，故乙公司主張上述兩枚商標無效的理由不成立，本院不予採納。

二、乙公司是否侵犯了甲加工廠的商標權

上訴人乙公司認為，被控侵權產品上的“仙都山水”文字，系拆分使用宋某的第3【】2號“”商標，第1【】2號“”商標的文字部分，且兩枚商標均獲得宋某授權使用，與甲加工廠的“仙都”文字不構成近似。上訴人甲加工廠認為被控侵權產品與其主張的權利商標的商品類別相同，標識構成近似，足以造成相關公眾混淆。乙公司在庭審中明確本案上訴僅針對標識為“仙都山水”的被控侵權醬板鴨。

本院認為，

揭陽市榕城區仙橋仙都付食品廠繫個人經營的個體工商戶，雖然被工商行政管理局吊銷執照，但其民事主體資格仍然存在，其根據商標法的相關規定將第1【】0號註冊商標轉讓給陳耿亮的行為有效

本案中，上訴人甲加工廠起訴的被控標識是“仙都山水”四個漢字，乙公司辯稱“仙都山水”文字是對第3【】2號“”和第1【】2號“”註冊商標文字部分的拆分使用，故本案的情形符合上述法律規定，屬於法院審理的範圍。本案二審爭議的被控侵權行為是丙超市銷售的被控侵權醬板鴨包裝袋上標註有“仙都山水”文字。對於乙公司稱包裝袋上標註的“仙都山水”是對宋某授權的第3【】2號、第1【】2號商標的文字部分拆分使用，根據雙方的證據和一審庭審筆錄可確認以下事實：

1、宋某於2012年4月20日受讓取得第3【】2號“”商標，其第1【】2號“”商標註冊有效期限自2014年2月7日起；

2、本案侵權行為公證保全時間為2013年5月16日；

3、乙公司在本案一審和二審中提交的第3【】2號和第1【】2號商標使用許可授權書，

《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款規定，原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式使用的註冊商標，與其註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。

綜合上述事實，本院依法認定上訴人乙公司未能舉證證明其在被控侵權產品公證保全之前已經獲得宋某授權許可使用第3【】2號和第1【】2號商標，乙公司主張被控侵權行為是對宋某授權的第3【】2號、第1【】2號商標的文字部分拆分使用的上訴理由不成立，本院不予採納。

關於“仙都山水”文字與甲加工廠主張保護的三枚商標是否構成近似。《中華人民共和國商標法》第四十八條規定，本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三款規定，商品與服務類似，是指商品和服務之間存在特定聯絡，容易使相關公眾混淆。本案中，在包裝袋上使用“仙都山水”文字的行為屬於商標法意義上的商標使用行為。

對於第1【】0號“”商標，被控侵權商品醬板鴨與第1【】0號商標核定使用的醃肉構成相同商品，第1【】0號註冊商標雖包含“仙都文字＋圖形”的組合，但由於文字的可呼叫、可傳達而使“仙都”文字成為相關公眾識別該商標的主要部分；同時由於“山水”並不具有可區別性，“仙都山水”的顯著性在“仙都”二字，故本案在醬板鴨包裝袋上突出使用“仙都山水”的行為屬於對甲加工廠第1【】0號註冊商標要部的使用，該使用極易使相關公眾對商標所指引的商品來源產生混淆，誤認為該商品來源於甲加工廠或者其提供者與甲加工廠有特定聯絡，因此涉案“仙都山水”與甲加工廠第1【】0號註冊商標構成近似；同理，“仙都山水”與第9【】7號“”註冊商標也構成近似，涉案被控侵權行為屬於未經許可在相同商品上使用近似商標，構成對甲加工廠註冊商標專用權的侵犯；對於第9【】5號“”商標，被控侵權的醬板鴨屬於辣醬類食品，包裝上標註的“仙都山水”文字又易使相關公眾認為該商品系由甲加工廠生產，而相關公眾容易對上述商標核定的服務專案替他人推銷與被控侵權商品醬板鴨之間的關係產生聯想，認為上述服務專案的目的和內容是替他人推銷被控侵權商品，故本案被控侵權的商品與服務之間存在特定聯絡，容易使相關公眾混淆，屬於《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三款規定的情形，“仙都山水”文字與商標標識本身近似的理由與前兩枚商標相同，因此涉案“仙都山水”與第9【】5號商標構成近似，涉案被控行為屬於未經許可在類似服務上使用近似商標，構成對甲加工廠註冊商標專用權的侵犯。原審判決對“仙都山水”文字與上訴人甲加工廠的上述註冊商標進行比對從而認定構成侵權的判斷並無不當。

三、責任如何承擔

上訴人甲加工廠認為，乙公司曾於2011年7月5日因侵犯其商標專用權被起訴至法院，並經終審判決賠償甲加工廠43120元，本案乙公司再次侵犯其商標權，屬於惡意侵權，一審判決賠償數額偏低；宋某與乙公司構成人格混同，應對乙公司的侵權行為承擔連帶賠償責任。

上訴人乙公司認為，一審判決對認定的甲加工廠的律師費，其律師代理合同中田達良顯示是思博達律師事務所律師，但是田達良律師屬於集佳律師事務所，對該合同的真實性、合法性有異議；宋某與乙公司是業務合作關係，不是公司股東，也不是關聯方，乙公司是獨立經營和核算的公司，與宋某不存在人格混同的情形。

被上訴人宋某認為，沒有證據證明宋某需要承擔連帶賠償責任。

本院認為，根據雙方的證據及一審庭審筆錄可確認以下事實：

1、天心區人民法院於2011年12月13日作出【】號民事判決書，認定乙公司在包裝上使用“仙都珍品”、“仙都”文字的行為侵犯了甲加工廠的註冊商標專用權，並判決乙公司賠償43120元，乙公司上訴後經長沙市中級人民法院二審判決駁回其上訴，維持原判；

2、甲加工廠在一審中分別委託了北京市集佳律師事務所的田達良律師和湖南思博達律師事務所的羅傑律師作為代理人出庭；

3、甲加工廠在一審中提交了律師費發票和委託代理合同，一審判決對該證據予以認可；

4、丙超市在與甲加工廠的和解協議中確認其在本案一審的代理律師系由宋某出資聘請；

5、宋某在向丙超市作出的承諾書中稱其為家潤多所售被控侵權產品的生產商，並承諾以現金支付或賬扣形式為丙超市承擔賠償責任。

關於乙公司的賠償數額問題，甲加工廠稱乙公司繼上次案件被判侵權後再次實施侵權行為，系惡意侵權，應提高賠償數額。本院認為，

因其顯示的授權時間均早於宋某取得商標權的時間，本院未予認可，故不能確認宋某已經授權乙公司使用上述兩枚商標，且宋某取得第1【】2號商標的時間晚於公證保全時間。

本案中，因損失、獲利、商標許可使用費均無法確定，故不能適用上述條款確定賠償數額，一審法院適用第六十三條第三款對賠償數額予以酌定並無不當。

關於律師費30000元，甲加工廠提交的律師費發票真實、合法，湖南思博達律師事務所也指派羅傑律師代表甲加工廠出庭參與了案件審理，委託代理合同雖然存在部分瑕疵，但不影響甲加工廠聘請律師並支付了律師費的事實，一審法院對律師費的合理部分予以支援並無不當。

關於宋某與乙公司是否構成人格混同，應否與其承擔連帶賠償責任，本院認為，《中華人民共和國民法通則》第三十七條規定，法人應當具備下列條件：（一）依法成立；（二）有必要的財產或者經費；（三）有自己的名稱、組織機構和場所；（四）能夠獨立承擔民事責任。《中華人民共和國公司法》第三條規定，公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。綜合兩條款可知，公司法人人格獨立並以其財產承擔民事責任的前提是公司擁有獨立的財產，設有獨立的組織機構且在業務上相互獨立。因此，要證明公司法人人格存在混同，需舉證證明公司與他人之間在人員、業務、財務等表徵人格的因素上存在高度混同的情形。根據雙方的證據及一審、二審的庭審筆錄，本院認為：

第一，宋某繫個體工商戶株洲縣堂氏滷味坊的經營者，同時也是仙都食品集團有限公司的股東和董事，而乙公司的法定代表人為黃某，甲加工廠不能舉證證明宋某或其經營的株洲縣堂氏滷味坊、仙都食品集團有限公司與乙公司在組織機構和人員任職上存在交叉混同的情形；

第二，乙公司的經營範圍包括食品、農副產品銷售，本案被控侵權的仙都山水醬板鴨系由其經銷，而丙超市在一審庭審中陳述其銷售的被控侵權產品一部分由上訴人乙公司提供，一部分由宋某的仙都食品集團有限公司提供，同時，宋某註冊的仙都食品集團有限公司與仙都辣醬食品有限公司曾使用相同的電話號碼作為聯絡方式，故二者在經營業務上存在交叉重合的情形；

第三，甲加工廠未舉證證明宋某與乙公司在財產或財務上存在混同的情形，其提供的承諾書只能證明宋某與丙超市存在業務往來，丙超市有尚未支付給宋某的貨款，但不能證明宋某與丙超市的貨款就是乙公司與丙超市的財務往來，故不能證明宋某與乙公司在財產或財務上存在混同的情形。綜上，甲加工廠提交的證據不能證明宋某與乙公司在人員、財務等方面存在混同的情形，其主張宋某因與乙公司存在人格混同而承擔連帶賠償責任的理由不成立，其上訴理由本院不予採納。

綜上所述，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。上訴人甲加工廠和乙公司的上訴理由均不成立，本院不予採納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款（一）項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

本判決為終審判決。