對《關於智慧財產權民事訴訟證據的若干規定》第23條鑑定範圍的思考

作者：

沈兵（上海漢光智慧財產權司法鑑定所主任）

一、背景

2020年6月15日最高人民法院釋出了《關於智慧財產權民事訴訟證據的若干規定（徵求意見稿）》（下稱《證據規定》）。6月17日，長期從事智慧財產權司法鑑定理論與實踐的西南政法大學曾德國教授即在“智慧財產權司法鑑定”微信公眾號上發表了名為“智慧財產權司法鑑定的內容——《關於智慧財產權民事訴訟證據的若干規定》條文解讀”的文章，從智慧財產權鑑定的角度對《證據規定》內容進行了解讀。文章的重點為《證據規定》中涉及鑑定範圍的第23條。仔細研讀後不思淺陋，也對此發表點個人的管窺蠡測之言。瞽言芻議， 伏待斧鉞。

二、智慧財產權鑑定範圍的意義

智慧財產權鑑定用於訴訟活動即稱為智慧財產權司法鑑定。與傳統的法醫、物證、聲像（含計算機）和環境的四大類鑑定一個顯著不同是，智慧財產權鑑定範圍因為邊界不清晰從而爭議較大。換句話說，什麼可以鑑定什麼不能鑑定在智慧財產權中問題較為突出。例如，客戶名單的鑑定，有的法院採信認為屬於鑑定範圍，有的法院又認為客戶名單不屬於需要技術檢測和專門知識，不屬於鑑定的範圍。又例如，部分智慧財產權司法鑑定意見書的鑑定意見結論為：XXX技術為商業秘密，其結論認定的是法律事實而非技術事實，從而造成鑑定意見書被司法、行政機關所拒絕採信。

因此，從鑑定機構本身說，判定智慧財產權鑑定的範圍是最基礎的工作。如果鑑定範圍錯誤，最終完成的鑑定意見被拒絕的可能性極大。

三、從司法鑑定的定義探源鑑定範圍

按照作為司法鑑定的“憲法”的《全國人民代表大會常務委員會關於司法鑑定管理問題的決定》第一條“司法鑑定是指在訴訟活動中鑑定人運用科學技術或者專門知識對訴訟涉及的專門性問題進行鑑別和判斷並提供鑑定意見的活動”的定義，司法鑑定的範圍是指的“訴訟中涉及的專門性問題”。因此，理論上訴訟中的所有專門性問題都屬於司法鑑定的範圍。

上述的《決定》對“訴訟中涉及的專門性問題”這個名詞並未進行深入解釋。三大訴訟法也未有進一步說明。《司法鑑定通論》（霍憲丹主編；第二版，北京：法律出版社，2003 P12）中認為：“主要是指的在刑事、民事、行政訴訟中，屬於案件證明物件範圍內的事項，例如親子關係的確定、精神疾病的認定等。對那些僅憑偵查人員、檢查人員或者審判人員的直觀、直覺、或者邏輯推理還是無法做出肯定或者否定的判斷的事項，必須依法運用科學技術手段或者專門知識對專門性問題進行鑑別和判斷才能得出正確的結論”。《司法鑑定概論》（杜志淳主編，第二版，北京：法律出版社；2013 P5）亦有完全一致的表述。

根據上述理論，所謂“專門性問題”應該首先是屬於證明物件範圍內的事項。

以民事訴訟為例。證明物件必須具有三個條件，即（1）雙方當事人存在爭議的事實；（2）該事實的證明對於法官審理民事案件具有法律上的意義；（3）該事實不屬於法律規定的無需當事人證明的事實。證明物件包括三類，即（1）實體法事實，即民事法律關係發生、變化和消滅的事實以及發生民事爭議的事實；（2）為程式法事實，例如只有當事人主張法院才能認定；（3）域外法律。（《證據法學》陳光中主編，第四版，北京：法律出版社，2019 P295）。

其次，根據證明物件的理論，專門性問題只能是需要證明的事實問題，而非法律問題。曾德國教授在《智慧財產權司法鑑定》（曾德國主編，北京：智慧財產權出版社，2019 P19）中也明確了此觀點，書中引用了兩種方法進行判定是屬於法律問題還是事實問題。事實問題才能進行鑑定，屬於鑑定範圍。法律問題則不屬於鑑定範圍。

再次，憑偵查人員、檢查人員或者審判人員的直觀、直覺、或者邏輯推理可以做出判斷事實也不屬於鑑定的範圍。即，透過一般人的常識或者知識可以進行判斷的事實不是司法鑑定的範圍。

最後，鑑定的方法必須是運用科學技術手段或者專門知識。這裡的運用科技技術手段，應該包含例如DNA檢測的各種科學測試手段。這裡的“專門知識”，應該是鑑定人長期工作所積累的知識，比如調音師對鋼琴的音色知識，法醫對精神病的判斷。需要特別指出的是，這個專門知識是偏重於專業方面的知識，不應該是法律知識。因為法律知識是司法人員所預設具有的。從這個角度上說，法律人士不能出具有關法律認定的鑑定意見書，只能出具法律意見書。法律意見書不是法定的證據。

透過上述分析，個人認為，鑑定的範圍或者專門性問題是指的證明物件中的事實問題而非法律問題，是不能透過個人感受或者邏輯推理做出判斷的問題，是隻能運用科學手段和非法律的專門知識才能解決的問題。

四、原司法部規定的智慧財產權司法鑑定的範圍

各類鑑定的鑑定範圍的規定始見於2001年施行的司法部頒發的《司法鑑定執業分類規定（試行）》。從鑑定理論上說，由於鑑定機構的行政許可都有明確的領域，超過鑑定範圍執業而做出的鑑定意見書不具有法律效力。司法部頒佈此執業分類的其目的為鑑定機構的執業範圍進行規範。

智慧財產權司法鑑定的範圍見《司法鑑定執業分類規定（試行）》第16條。

在智慧財產權司法鑑定的實踐中，並沒有完全按照上述的範圍進行。其原因是司法鑑定最關鍵的需求單位，司法機關和行政機關，尤其是法院對上述的鑑定範圍並不完全認可。例如“技術秘密是否構成法定技術條件進行認定”言語含糊不合規定；又例如，對商標比對等。因此，實踐中，智慧財產權鑑定機構往往根據司法、行政機關實際需求而修改了智慧財產權鑑定的範圍，約定俗成地形成了雖然不合司法部的分類規定但是使用單位可以接受的鑑定範圍。

五、《關於智慧財產權民事訴訟證據的若干規定（徵求意見稿）》中的鑑定範圍與現在現行的普遍採用的智慧財產權鑑定範圍比較。

將最高人民法院釋出的《關於智慧財產權民事訴訟證據的若干規定（徵求意見稿）》（下稱《證據規定》）32條規定的鑑定範圍與現行普遍採用的智慧財產權鑑定範圍（下稱“現行範圍”中的相同點和不同點進行比較，分析如下。

需要指出的是，由於普遍採用的智慧財產權鑑定範圍並未有統一的標準，因此對此部分敘述參考了曾德國教授的“智慧財產權司法鑑定的內容——《關於智慧財產權民事訴訟證據的若干規定》條文解讀”一文。

（一）專利鑑定範圍

《證據規定》：被訴侵權技術方案與專利技術方案、現有技術方案的對應技術

特徵在手段、功能、效果等方面的異同。

“現行範圍”包括三項，即被控侵權產品或方法的技術特徵與專利權利要求的相應技術特徵相同或等同；被控侵權產品或方法與現有技術相應技術特徵相同或者等同和被控侵權產品的外觀設計是否與原告的外觀設計專利相同或者相近似。

1.

分析評述

相同點兩點：（1）在《證據規定》中，被控侵權產品和方法被上位為被控侵權技術方案，即包括了產品和方法兩種專利型別；（2）這句話包括了“現行範圍”中的侵權鑑定和現有技術抗辯的兩種情況。

不同點三點：（1）《證據規定》中沒有了外觀設計的鑑定；（2）《證據規定》缺少了“現行範圍”中的技術特徵“相同”的鑑定；（3）《證據規定》中只有等同鑑定的前一部分，即對手段、功能、效果異同的判定，而缺少了“本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵”判定。

2.

不同點的分析

（1）外觀設計的侵權判定由於要求從普通消費者角度去觀察，因此符合鑑定範圍之排除條件之一，即司法人員可以透過“直觀、直覺、或者邏輯推理可以做出判斷事實”。而且外觀設計的判定是法律問題而非事實問題，因此不屬於鑑定的範圍。（2）缺少了技術特徵“相同”這個鑑定範圍非常難以理解。既然等同判定中的手段、功能、效果三者的異同都可以判定，怎麼不能判定兩個技術特徵相同呢？我認為這個不同點可能是撰寫的時候疏忽未列入。（3）等同原則的最後一項，“本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵”。由於其預設了“普通技術人員”視角而轉化成了法律問題，因此以具有本行業豐富經驗的鑑定人進行判斷明顯不合適，所以不屬於智慧財產權鑑定範圍。

（二）版權（著作權）鑑定範圍

《證據規定》：被訴侵權作品與主張權利的作品相應部分的是否相同。

“現行範圍”：被控侵權作品與權利人的作品是否相同或實質性相似。

分析評述

在版權鑑定中，《證據規定》和“現行範圍”基本一致。需要特別指出的是，《證據規定》中增加了作品兩個字，含義為必須是符合著作權的作品才能進行比對鑑定。

（三）商業秘密鑑定範圍

《證據規定》：當事人主張的技術秘密與公有領域技術的異同、被訴侵權的技術資訊與商業秘密的異同。

“現行範圍”包括二項，即（1）權利人主張的資訊是否構成不為公眾所知悉；（2）被控侵權方的資訊與權利人的非公知資訊是否相同或實質相同。

1.

分析評述

相同點：

雖然敘述不同，但是《證據規定》和“現行範圍”在後一個鑑定範圍即商業秘密與技術資訊的同一性認定是相同的。

不同點：

《證據規定》中鑑定範圍是當事人主張的技術秘密與公有領域技術的異同，而“現行範圍”是對“不為公眾所知悉”做出評價。

2.

不同點的分析：

按照2019年頒佈的《反不正當競爭法》32條規定，商業秘密權利人民事訴訟中無需舉證“不為公眾所知悉”，只要提供初步證據，證明其已經對所主張的商業秘密採取保密措施，且合理表明商業秘密被侵犯，則舉證責任轉移至涉嫌侵權人。涉嫌侵權人需要證明權利人所主張的商業秘密不屬於的法定商業秘密。因此，《證據規定》的中的“當事人主張的技術秘密與公有領域技術的異同”實質是配合反不正當競爭法規定而來。“技術秘密與公有領域技術的異同”的鑑定方法依然是按照最高人民法院《關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（法釋［2007］2號）中的“不為公眾所知悉”的六條進行。但是其結論不再是是否構成“不為公眾所知悉性”，而是和公有技術的不同或者相同點。例如，鑑定方法涉及的是：該技術秘密資訊僅涉及產品的尺寸、結構、材料、部件的簡單組合等內容，進入市場後相關公眾透過觀察產品即可直接獲得。

（四）技術合同鑑定範圍

《證據規定》：涉案技術是否存在缺陷。

“現行範圍”：技術合同的成果是否達到合同約定的技術標準或存在重大技術缺陷等。

分析評述

基本無差異。

（五）電子資料鑑定範圍

《證據規定》：電子資料的真實性、完整性。

“現行範圍”中沒有關於電子資料鑑定的範圍，一般認為電子資料屬於計算機鑑定的內容，而與智慧財產權鑑定無關。“電子資料的真實性、完整性”應該是對電子資料證據的要求，而不應該是鑑定範圍。

（六）其他專門性問題。

《證據規定》32條的兜底條款。

六、《關於智慧財產權民事訴訟證據的若干規定（徵求意見稿）》對智慧財產權鑑定範圍的影響和建議

由於智慧財產權司法鑑定行政許可的取消，原司法部對智慧財產權司法鑑定範圍的規定沒有了約束力。但是需要高度重視鑑定意見的最終使用單位，法院系統對智慧財產權鑑定範圍的意見。

個人的建議如下：

（一）嚴格按照《證據規定》中明確列入的範圍進行鑑定

上述的五項鑑定範圍是法院所規定，具有采信的可能。實踐中，只要《證據規定》明確的鑑定範圍就要放棄 “現行範圍”說法而儘量向這個《證據規定》範圍靠攏。例如，商業秘密中鑑定範圍，鑑定機構應該放棄“不為公眾所知悉”的鑑定而採用“與公有領域技術的異同”鑑定。再比如，專利等同中“三基本一無需”中的“三基本”異同鑑定而不再鑑定“無需”。

（二）對“現行範圍”中經常採用的鑑定範圍但是未列入《證據規定》鑑定範圍的保持充分的警惕，很可能不再是法院可以採信的範圍

《證據規定》的出臺，最高人員法院不大可能不充分調研當前的通行的鑑定

鑑定範圍。沒有將其納入一定有所考慮。例如商業秘密中的“客戶名單”鑑定，外觀設計比對鑑定，都可能不再是法院的採信範圍，最好不要進行。

（三)智慧財產權的鑑定範圍中的“其他專門性問題”

理論上，所有智慧財產權訴訟活動中的專門性問題都是智慧財產權鑑定的鑑定範圍。但是需要一一甄別。建議對對這些專門問題進行是否屬於證明物件，是事實問題還是法律問題，能不能透過個人感受或者邏輯推理做出判斷的問題，解決問題的方法是否需要進行科學檢測和不含法律知識的專門知識等問題的自我測試，才能最終確定可以是否屬於鑑定範圍。

想了解更多精彩內容，快來關注好主意法律服務