企業專利訴訟策略之禁止反悔原則的運用

【導讀】

專利訴訟中的禁止反悔原則，是指在專利授權或無效宣告程式中，專利申請人或專利權人為獲得或維持專利權而放棄的技術方案，不能在侵權訴訟中重新納入受保護的範圍之內。在專利授權或無效宣告程式中，為獲取或維持專利權，專利申請人或專利權人時常在意見陳述中對專利權利要求進行修改或就技術特徵進行限縮性解釋，這在增加專利獲得授權或維持有效可能性的同時，也可能導致在侵權訴訟程式中專利保護範圍變窄。因此，如果涉案專利權利要求存在上述修改或解釋，企業在提起或應對專利侵權訴訟時，應當對這些修改或解釋予以充分的重視。本文透過典型案例和裁判規則的研究，為企業在涉及禁止反悔原則適用的案件中的訴訟策略提供指引。

【典型案例】

案號：（

2018

）最高法民再

387

號

審理法院：最高人民法院

本案為最高人民法院再審案件。本案一審程式中，再審被申請人暨一審原告天津

LH

公司（以下簡稱

“

專利權人

”

）指控再審申請人即一審被告浙江

FR

公司（以下簡稱

“

被訴侵權人

”

）侵害其名稱為

“

放料裝置

”

的發明專利。

涉案專利的權利要求

1

為：一種放料裝置，包括輸料罐本體，其特徵在於，所述輸料罐本體由中空輸料腔和出料斗部構成，輸料罐本體內腔中設定下料活塞單元，用於控制開閉輸料罐本體的輸料口

；

所述下料活塞單元由拉桿、拉桿套和活塞構成，所述拉桿套安裝在輸料罐本體的中空輸料腔中；所述拉桿套具有容拉桿沿豎直方向上、下自如拉動的拉桿套通孔

；

拉桿穿裝在拉桿套中，拉桿的一端與第二動力源連線，拉桿的另一端裝配活塞

；

前述的放料裝置，其中，所述出料斗部位於該中空輸料腔下方；該拉桿套一端固定於輸料罐本體頂部之拉桿裝配孔的位置，拉桿套通孔與輸料罐本體的拉桿裝配孔保持同心；

在放料裝置輸料罐本體的出料斗部安裝料位開關

。

本案中涉及到是否適用禁止反悔原則的事實是，專利權人在涉案專利授權前，對權利要求

1

進行了修改，增加了

“

料位開關

”

相關的技術特徵。以下簡單對該特徵進行解釋：本專利的技術方案涉及到三乙基鋁的生產，生產過程中的一個步驟需要將輸料罐中的鋁粉徹底排空，說明書中介紹本專利所採用的判斷鋁粉是否徹底排空採取的技術方案是

“

在放料裝置輸料罐本體的出料斗部上也安裝料位開關，用於判斷鋁粉是否被徹底轉移；料位開關又稱物位開關，屬於物位控制器，它能夠精確的檢測出被測物體在生產裝置中的變化，是已有技術，不予贅述；所述料位開關包括但不限於音叉式、電容式，也可以是阻旋式或其他形式，當鋁粉徹底排空後開關輸出訊號，可以使用現場訊號，也可以使用遠傳訊號。

”

簡而言之，新增的

“

料位開關

”

的功能是透過檢測鋁粉在輸料罐中的變化，判斷鋁粉是否徹底排空。

被訴侵權人所採用的與該特徵相對應的技術特徵是透過壓力檢測來判斷鋁粉是否排空。

雙方爭議焦點之一為專利權人在涉案專利授權前，對權利要求

1

進行的上述修改，即增加

“

料位開關

”

相關特徵的修改方式，是否導致在本案中對該技術特徵適用禁止反悔原則。被訴侵權人主張該修改方式導致涉案專利被維持有效，應適用禁止反悔原則，不能在侵權訴訟中再就

“

料位開關

”

適用等同原則，即不應將被訴技術方案中用壓力檢測來判斷鋁粉是否已經排空的技術特徵，認定為與

“

料位開關

”

等同的技術特徵。對此，二審法院認為，被訴侵權人不能證明聯力公司在無效宣告行政程式中的相關陳述對涉案專利權的有效性已經產生了實質性的影響，因此，在本案中不適用禁止反悔原則。

最高人民法院在再審判決中指出，在權利人作出了限縮性修改或者陳述的情況下，在認定是否適用禁止反悔原則時，應當查明權利人是否透過

“

限縮性修改或者陳述

”

導致

“

放棄

”

了特定的技術方案，而不僅僅是考慮

“

限縮性修改或者陳述

”

是否對專利權的效力產生實質性影響。本案中，雖然權利人在實質審查過程中修改權利要求

1

時增加了

“

料位開關

”

，涉案專利權最終被維持有效。但在無效程式中，並無證據證明權利人透過上述修改以及意見陳述，放棄了對透過壓力檢測來確定是否排空鋁粉的技術方案主張等同侵權。因此，對於被訴侵權人有關本案應適用禁止反悔原則，不能再認定

“

料位開關

”

與技術方案

A

中的壓力檢測構成等同的主張，不予支援。二審判決認定不適用禁止反悔原則結論準確，但理由不甚妥當，予以糾正。

【規則解讀】

最高院在其釋出的兩個涉及專利權糾紛的司法解釋中，對禁止反悔原則進行了規定。

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條規定，

“

專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程式中，透過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支援。

”

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第十三條，

“

權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權或無效宣告程式中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。

”

梳理上述條文，能夠得出專利訴訟中禁止反悔原則適用的基本規則，即如果專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程式中，對專利檔案的修改或者意見陳述導致特定技術方案的放棄，專利權人在侵權訴訟中就不能再將放棄的方案納入到專利保護範圍，除非這項修改或者陳述被審查機關明確否定。

但上述規則仍然不甚明確，如專利權人的何種修改或陳述能夠被認定為導致技術方案的

“

放棄

”

？專利審查決定中對修改或陳述怎樣表述能夠被認定為

“

明確否定

”

？筆者結合若干典型案例對這些問題進行分析。

1.

將上位特徵修改為下位特徵構成對技術方案的

“

放棄

”

在葡糖糖酸鈣口服液專利侵權案

［1］

中，專利權人在專利申請過程中根據專利審查員的意見對權利要求書進行了修改，將獨立權利要求中的包含活性鈣和葡萄糖酸鈣等的上位技術特徵

“

可溶性鈣劑

”

修改為了下位特徵

“

活性鈣

”

，而

“

活性鈣

”

並不包含葡萄糖酸鈣，屬於對包含葡萄糖酸鈣技術技術方案的放棄，因此與相應特徵為“葡萄糖酸鈣”的被訴技術方案不構成等同。被訴技術方案未落入專利保護範圍。

2.

對技術特徵的明確限縮性解釋構成對技術方案的

“

放棄

”

在汽車地樁鎖專利侵權案

［2］

中，對專利權利要求中

“

活動樁設有供鎖具插入的孔

”

這一技術特徵，本領域技術人員從字面理解，該特徵中的

“

鎖具

”

可以包括

“

固定鎖

”

和

“

活動鎖

”

兩種方式。透過授權或無效宣告程式，權利人透過對該特徵的限縮性解釋，將鎖具保留了

“

活動鎖

”

這一種形式，也即將

“

固定鎖

”

排除在了權利要求的保護範圍，而被訴方案由於屬於

“

固定鎖

”

方式，因此與權利要求技術方案不構成等同。被訴技術方案未落入專利保護範圍。

3.

在實質審查或無效宣告程式中對權利要求的限縮性解釋沒有被審查機關採納的，可認為該限縮性解釋被明確否定

在鯊魚鰭式天線專利侵權案

［3］

中，專利權人在相關聯的無效審查程式中所提交的意見陳述書中，認可涉案專利權利要求與證據

1

存在區別特徵

a

、區別特徵

b

和區別特徵

c

。專利複審委員會在審查決定書中並沒有對區別特徵

a

和

b

是否使得涉案專利具有創造性進行具體評價，而僅就區別特徵

c

使得涉案專利具備創造性作出了認定，並在此基礎上維持專利權有效。二審法院認為，專利複審委員會沒有對區別特徵

a

和

b

是否使得涉案專利具有創造性進行具體評價，不符合

“

明確否定

”

的要求，本案應當適用禁止反悔原則。最高人民法院在再審裁定中指出，二審法院認定錯誤，專利複審委員會對區別特徵

a

和

b

的意見陳述不予認可，即表明持明確否定意見，而且涉案專利獲得授權並非基於對區別特徵

a

和

b

作出的限縮性陳述。因此，應當認定專利權人對區別特徵

a

和

b

的意見陳述，不發生技術方案被放棄的法律效果，也即不適用禁止反悔原則。

【訴訟策略】

結合上述規則解讀，本文從被訴侵權人和專利權人兩個角度簡要分析企業在涉及禁止反悔原則的案件中應當採取的訴訟策略。

當企業遭遇專利侵權起訴時，應當更有針對性地提出專利無效宣告程式。透過上述規則梳理可知，無效宣告程式除可能使得專利權人喪失權利基礎外，也可能起到對專利權利要求的保護範圍進行壓縮的效果。這要求被訴侵權企業在提出專利無效宣告程式時，應當將侵權訴訟程式與無效宣告程式緊密結合起來。尤其應當注意的是，無效宣告請求書的撰寫，應當緊密結合被訴侵權人在侵權程式中所主張的區別技術特徵：透過引入合適的對比檔案，迫使專利權人不得不對區別特徵所對應的專利技術特徵進行限縮性解釋，從而使得侵權程式中區別特徵更加顯著，或無法再主張構成等同侵權，從而達到被訴技術方案沒有落入專利保護範圍的訴訟效果。

結合上述典型案例，被訴侵權企業應當對專利權人在無效程式的意見陳述書進行仔細研讀，並對其中可能存在的技術特徵的下位修改或限縮性解釋予以充分的重視，並主張此類修改或解釋構成技術方案的放棄。若此時專利權人主張上述

“

放棄

”

被專利複審委員會明確否定，被訴侵權企業應當認真研讀無效審查決定，尋找上述

“

放棄

”

被認可的表述，此類典型表述為：在專利權人上述修改或解釋的條件下，本專利具有了創造性等。

企業在提起專利侵權訴訟後，作為專利權人，在較大可能相伴生無效宣告程式中，應當時刻將被訴侵權人所主張的侵權技術方案與專利方案的區別牢記在心，儘量減少對權利要求的限縮性修改或解釋。即使為維持專利性迫不得已進行限縮性修改或解釋，也尤其應當避免將被訴侵權方案中的技術特徵排除在保護範圍的修改或解釋。

此外，如果已經在無效宣告程式中迫不得已作出了將被訴方案排除在保護範圍的修改或解釋。作為專利權人的企業應當認真研讀無效審查決定，尋找上述修改或陳述被明確否定的陳述。從上述案例可知，如果審查機關對專利權人的上述陳述並未進行論述，或者作出專利具有創造性等結論的依據並非基於專利權人上述限縮性修改或陳述，則可以主張構成

“

修改或者陳述被明確否定

”

情形，從而不應適用禁止反悔原則，以保持權利要求範圍的穩定並將被訴技術方案納入其中。

【作者簡介】

耿琛，北京市維詩律師事務所律師、專利代理師，專攻專利訴訟

。先後畢業於天津科技大學和北京大學，取得理學學士和法律碩士學位（智慧財產權法方向），具有律師執業資格及專利代理師執業資格。